应审慎处理专利许可涉及的OEM ODM
日期：2012-06-15 00:00:00 访问次数：2000
由于中国劳动力廉价及原材料成本低廉等因素，中国曾一度成为世界的加工厂，“中国制造”可谓响誉世界。进入新世纪以来，主要靠委托加工出口模式发展的原始设备制造商（OEM），开始受制于资源约束、环境压力、劳动力紧张、原材料上涨、劳动力成本增加等问题组合而成的风险与考验，并逐渐迫使企业的发展模式由OEM向原始设计制造商（ODM）转型。
在企业OEM和ODM模式生产过程中，很多情况下都会牵扯到知识产权的问题，也有不少企业为此所困扰和苦恼。本文笔者主要讨论在专利权人许可其专利过程中，如何审慎使用涉及ODM的条款，以免由于不了解其具体含义而导致自身利益受损。
专利法的相关规定
OEM即一般情况下其生产能力有限，通过合同订购的方式委托劳动力低廉的同类产品厂家进行生产，将委托生产产品低价买断，并直接贴上自己的商标进行销售。而ODM即某制造商利用自身的设计和生产能力生产出一款产品后，有可能会被一些比较有名的品牌商看中，并被要求配上该公司的品牌名称来进行生产，或者是对该款产品做一些设计上的修改后再进行生产。
在OEM委托生产过程中，要看委托方是否在中国拥有委托生产产品的专利、商标或版权，如果没有，是否会与他人的在先知识产权相冲突；在ODM设计生产过程中，要看制造商生产设计的产品是否会与他人的专利权或著作权相冲突。一般来讲，OEM模式会更多涉及商标问题，而ODM模式会更多涉及专利问题。
我国专利法第十一条规定：专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
谨慎签署委托合同
举例来说：甲公司是一家国际品牌电器制造公司，以ODM的方式委托境内乙公司电器制造商生产电器，其中所使用一项技术是乙公司境内另一专利权人丙公司授权许可的。根据乙公司和丙公司的《专利实施许可合同》约定，乙公司有实施该专利的独占许可权。由于市场上出售甲公司商标的电器，其使用的专利技术与丙公司的专利相同，丙公司将甲公司告上法庭。
此案例集中反映了ODM模式生产中涉及的专利权法律问题。在乙公司和丙公司之间有《专利实施许合同》约定，乙公司有实施专利的权利以及采取专利方法制造产品的权利，并可以许可第三方以OEM、ODM模式委托生产。
笔者认为，甲公司与乙公司ODM委托合同中存在两种合同关系：一是商标许可关系，甲公司许可乙公司在其制造的产品上使用其商标；二是类似买卖关系，乙公司将专利产品卖给甲公司。根据“权利用尽”理论，丙公司享有的专利权已经许可给乙公司，而乙公司将产品卖给甲公司时专利权已经用尽了，因此丙公司再向甲公司主张权利恐怕不能得到支持。当然，如果乙公司没有得到丙公司授权，则甲乙两公司承担连带责任在所难免，即便甲乙两之间有知识产权的免责条款，则是甲乙两公司之间的责任，没有办法对外对抗第三人。
可见，在专利权人签署许可专利实施的许可合同中约定被许可方不得以OEM或ODM方式实施该专利，或限定被许可方仅仅可以以自己的品牌进行销售，将会避免此类事情的发生。如果合同双方当事人对合同条款的理解有争议时，应该依照我国合同法规定所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。因此，笔者建议，合同双方当事人在签署合同时一定要谨慎，要咨询专业的法律人士，以免对合同的一些内容或词语不了解，而导致签署合同后的被动。
此外，中国企业在自主创新的发展进程中，特别是在ODM模式生产中，委托方和受托方都应该充分重视相关知识产权的保护问题。在笔者看来，对于委托方来说，其在委托合同中应当注意保护自己知识产权，并通过尽职调查等手段来确保委托时不侵犯他人的知识产权，同时也应该要求受托方对知识产权的权属进行充分披露；对于受托方所有，或被许可，或通过共同开发，或委托受托方开发的第三方来说，应该在合同中明确权利归属或许可方式，对于许可实施专利时，应该对于ODM这种特殊的生产方式在许可合同中予以明确；对于合同中不清楚其定义的内容，一定要咨询专业法律人士，以免日后产生不必要的纷争。
